В современных рыночных реалиях эксперты рекомендуют осознанно выбирать название бренда и территорию регистрации товарного знака.
При производстве продукции в Азии необходимо в обязательном порядке зарегистрировать наименование бренда и логотип в качестве товарного знака, вне зависимости от конкретной азиатской страны, в которой будет изготавливаться продукция.
При этом, помимо необходимости в регистрации товарных знаков в государстве, в котором производится продукция, подавляющее большинство предпринимателей обращаются за юридической помощью для защиты американских и зачастую канадских и мексиканских товарных знаков. Многие клиенты из США ошибочно полагают, что их американские товарные знаки обеспечивают защиту в Канаде, а канадские клиенты заблуждаются насчет аналогичной ситуации применительно к США. В США и Канаде действуют различные режимы регулирования товарных знаков, поэтому для полной зашиты товарных знаков необходимо пройти соответствующую процедуру регистрации в обеих странах. Аналогичный подход действует и в случае с Мексикой.
Канадский товарный знак не может даже использоваться в качестве основы для регистрации товарного знака в США. Для получения товарного знака в США заявитель должен фактически использовать знак в рамках американского торгового оборота. Заявитель из Канады также может подать заявление о регистрации товарного знака на федеральном уровне при возникновении намерения использовать товарный знак и на добросовестных началах продавать свою продукцию в США. Как и в вышеприведенном случае, аналогичная норма действует по отношению к Мексике.
При направлении заявки на регистрацию товарного знака в другом государстве, вне зависимости от страны происхождения, необходимо провести анализ знака для удостоверения в наличии возможности его использования в новом государстве. Доступность знака в Канаде и Мексики не свидетельствует о его доступности в США и наоборот. И даже в том случае, если в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (англ. — United States Patent and Trademark Office (USPTO)) не зарегистрированы аналогичные товарные знаки, также должен быть произведен соответствующий анализ в целях выявления конфликтующих зарегистрированных товарных знаков или компаний, обладающих превалирующими правами на знак согласно нормам общего права. Это означает, что если заявитель будет осуществлять деятельность как в Канаде, так и в США или как в Мексике, так и в США, он должен выбрать название бренда, которое может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в обоих государствах.
Следует отметить еще один существенный аспект: в США и Канаде различным образом структурированы пошлины за подачу заявлений. В Канаде отсутствует единая фиксированная пошлина за подачу заявления на регистрацию товарного знака, и размер соответствующего сбора относительно низок. В США размер пошлины будет зависеть от ряда классов товаров и / или услуг, которые покрывает заявление. В Мексике регулирование данные правоотношений схоже больше с американским, чем с канадским подходом.
В Канаде отсутствует типовая форма заявления о первоначальной регистрации или перерегистрации товарного знака, а в США соответствующее заявление должно подаваться в соответствии с формой установленного образца на основании фактического использования товарного знака. При этом необходимо указать, каким образом товарный знак используется на соответствующих товарах или при оказании соответствующих услуг, могут приводиться варианты упаковки, маркировки или предоставляться рекламные образцы (к примеру, брошюры). Опять же в Мексике ситуация аналогична США.
И наконец, в Канаде существует единый реестр товарных знаков, а в США ведутся основной и дополнительный реестры. В рамках дополнительного реестра обеспечивается ограниченная защита определенных товарных знаков, которые не отвечают установленным требованиям для регистрации в основном реестре, к примеру, в связи с тем обстоятельством, что они носят исключительно описательный характер. Регистрация в дополнительном реестре ограничивается товарными знаками, которые уже используются в США. Регистрация товарного знака в дополнительном реестре предусматривает ряд регулятивных преимуществ для описательных товарных знаков, включая возможность использовать символ «®». Данный символ также может использоваться для подтверждения исключительного использования товарного знака в течение пяти лет, что является одним из требований доказывания относительности в целях перевода знака в основной реестр.
Учитывая существенные различия между канадским, американским и мексиканским законодательством о товарных знаках, рекомендуется консультироваться с опытными экспертами в сфере регулирования международных правоотношений по товарным знакам в случае подачи заявлений на регистрацию знаков в двух государствах. И если компания будет осуществлять деятельность на трансграничной основе, она должна четко понимать, может ли она использовать свои права по товарным знакам.
И как и в случае с Канадой, США и Мексикой, если предприниматель намерен продавать свою продукцию в ЕС (или Австралии, Японии, Корее и т.д.), необходимо учитывать выбор наименования бренда и особенности регистрации товарных знаков в обеих юрисдикциях.
* * *
При производстве продукции в Китае и ее продаже в США необходимо регистрировать название бренда и / или наименование продукции и / или логотип в обоих государствах, при этом также стоит помнить о регистрации товарного знака в дополнительных странах, в которых будет продаваться продукция, включая Канаду и Мексику.